作者：石必胜

以下节选自石必胜律师在2018年6月2日“强国知识产权论坛”专利分论坛中的发言。

软件专利司法保护的热点和难点

主持人：下面一位发言人是中伦律师事务所的合伙人，曾任北京市高级人民法院法官，石必胜先生，大家欢迎。

石必胜：谢谢主持人，谢谢会议的主办方让我有机会和大家交流。我们一线的、做实务的律师，会更多关注具体问题，比较细琐一些，希望大家可以理解。我主要是从四个方面来和大家交流：首先，归纳一下当前专利诉讼中面临的一部分问题；第二，软件专利司法保护主要的难点是什么；第三，法院对于当前的一系列跟软件有关的发明专利保护的态度是什么；第四，将来司法政策会如何进行演变。

一、当前专利诉讼中面临的一部分问题

首先要进行解释说明。中国有软件保护条例，其中计算机软件有特殊的定义，实际上是两方面：一个是程序，一个是文档。我们今天在讨论的时候，用的软件专利这个词其实是非常不准确。按我自己的理解来讲，就是有一部分的技术特征，本质上是由计算机程序来实现的一类专利，被称之为软件专利。当前专利诉讼中有很多的热点和难点，其中一个很重要的热点就是软件专利。广受大家关注的一些案子实际上都涉及到了软件专利，有相当多的涉案专利，有一部分技术特征实质上是由计算机程序或者计算机代码在执行或者说本质上是一些计算机代码。

早年诺基亚华勤的案子中权利要求6是比较重要的权利要求，表述为“所述终端设备还被配置为：检查涉及正在被输入或已经被输入的消息的至少一部分特性信息”。如果在座的是本领域技术普通人员，就会知道这实际上是一段代码在执行、在实现。最近华为三星的案子，拿其中的一段来看，“根据所述DCI预设的公共字段中配置的ACK/NACK反馈相关的命令字段反馈ACK/NACK信息，所述公共字段能够被配置成至少两种ACK/NACK反馈相关的命令字段之一;所述至少两种ACK/NACK反馈相关的命令字段包括:发射功率控制TPC命令字段和ACK资源指示ARI命令字段；所述的公共字段为TPC命令字段”，实际上也是由代码在实现一段技术特征。刚才讲的两个案子是在通信领域大家比较关注的，再举个关于Ukey的案专利，握奇恒宝案的，其中有一部分技术特征，实质上也是由计算机程序或者由一些代码来实现的。还有就是大家比较关注的，最近两三年新出现的互联网相关的技术应用引发的一些发明专利的案子，我们也可以看到有一部分的技术特征，在本质上也是一段一段的代码。

前面我提到的这些案例，实际上体现了什么呢？当前在咱们这个领域广受关注的一些案子，虽然分别处于通信，电学和互联网不同的产业或者技术领域，但回到技术特征的层面上看，其实有相当多都是和计算机程序、软件紧密相关的。

二、软件专利司法保护主要的难点

这类的软件专利，已经成为当前中国专利诉讼中的一个主要类型，有哪些问题呢？

我归纳主要是三个问题。

第一个就是法院在审理的时候，如何理解和解释相关的技术特征。早年诺基亚华勤的案子，一审二审到最高法院再审，对于刚才我们讲的本质上是一些计算机代码来执行的技术特征，在法院司法程序里面如何去理解它，其实就会有一些争议。专利侵权的司法解释二其中有一个规则，就是关于功能性限定特征的解释规则。由此引发一个问题，对于这些特征，可能会有不同的观点。一种观点比如说诺基亚华勤一二审，按照审查指南第九条解释规则去解释，认为不清楚；还有一种观点认为应该按照功能性限定特征解释。法院怎么看，这是很重要的难点和问题。

第二个是计算机程序或者计算机软件这类专利中很容易出现的问题：多主体的问题。前不久二审做出判决的西电捷通和索尼的案子里，就涉及到MT、AP和AS三个主体（关于具体是不是三个主体我们还可以再讨论）。多主体的问题，尤其在通信领域，经常出现，这是软件这一类专利比较突出的一个特点。怎么看待它，在侵权判定的时候规则是什么，就会是一个主要的问题。

第三个问题，就是直接侵权和间接侵权，很多案子都存在类似的问题。

三、法院对于当前的一系列跟软件有关的发明专利保护的态度

法院对这三个问题的大致的看法是什么呢？

第一个，对于计算机程序实现的一些技术特征，从普通技术员本质上的理解来说有不同的看法。比如说早年诺基亚华勤案，法院认为是一种功能限定特征。在百度搜狗北京知识产权法院前不久的判决里面，又有另外一个观点，认为应该理解为审查指南第九章，不属于功能性限定特征，而是实质对于计算机程序流程的各个步骤。我们看到还有一种理解，在华为三星案里最近的一个判决，认为这就是正常的技术手段，不需要去认为是功能性限定特征，也不存在不清楚的问题。这是现实判决里面出现的各种观点。

第二个问题多主体实施引发的问题怎么看，有一种观点就是说叫环境论或者是预设论的，这是一种观点，在握奇和恒宝案，华为三星案判决里面可以看到，大家有兴趣可以进一步的研究。第二个就是在西电捷通和索尼案里面出现的一个观点，强调全面覆盖应该是单一主体来实施。在这种情况下，那个案子里面有一部分判决的论述，是说因为不存在一个单一主体完整实施了涉诉的技术方案，所以没有直接构成侵权。还有一些其他观点值得参照，比如美国有一个关于分离式侵权的观点。

第三个关于直接侵权和间接侵权的关系这一块，其实也有不同的观点，大家刚才分别都提到了。比较保守的，比较严格的解释认为，因为侵权责任法第九条里面的教唆帮助他人实施侵权行为，他人实施侵权行为必须是直接侵权，也就是间接侵权以直接侵权为前提。我们看到专利侵权的司法解释二，公开征求意见稿和最终的那个实施公布的稿子，二者是有很重要的区别。在征求意见稿里面，实际上隐含了说，只要有一个人完整实施技术方案，并不是要以直接侵权的法律责任的承担或者法律定性的承担为前提，这是我们看到相关的一些观点。特别重要的就是北京高院在西电捷通与索尼案里表达的观点，认为在一些通信或者软件使用方法专利上，如果按严格的要求，间接侵权以直接侵权为前提，就意味着专利没法得到有效的保护。所以那个判决法院明确表述说间接侵权在例外的情况下，在特定情况下也是可以的，不需要以直接侵权为前提。当然有一些具体的条件，时间关系我就不展开。与判决书对应的观点是北高的侵权判定指南2007年版本，里面119和130条结合起来看，和西电捷通和索尼案判决的论述本质上是相通的。

四、相关司法政策会如何演变

作为律师会非常关注法院的这样一些动向，面对这些问题，法院在司法层面上会有什么样的走向？可以看一看美国的专利审查指南，我们可以看到审查指南里面很多的规则都是从法院的判决里面提取出来的，是判例规则的一个总结。这就意味着当前中国软件专利司法保护遇到的很多问题，本质上是因为专利审查和授权的环节和最后法院司法保护环节有点脱节。客观的说，我们现在面临一个情况，行政机关在授权的时候，它会不停地调整审查指南，包括GUI这类专利的授权。授权后到司法保护阶段怎么办？其实没有进行很好的协调。客观的说，我认为比较成熟的应该是法院确定一些规则，然后反过来影响我们的审查和授权的一些规则，这样就可能会导致司法保护和前面的授权会更加的一体化，就能够避免我们现在面临的问题。

我们回过头来说，无论怎么样，对于当前实践中遇到的大量的软件专利，既分布在通信领域，也分布在电学领域，可能还有很多互联网相关的专利，都面临这样的问题，一个很直接的问题，法院会如何对待这样一些专利？最底层的来说，对于法官来讲就是几个层次的问题：第一个层次的问题，我到底保护还是不保护；第二个层次的问题，要保护的话，法律和规则层面上的依据是什么。总之，在第一个层面思考的时候，一定是有很多的考虑，比如说产业上到底有什么样的需求，法院怎么样回应这样的需求，具体适用法律的时候到底有没有限制等等，包括对撰写和审查有什么样的引导功能，这些都是法院会重点考虑的问题。总而言之，从我们搞实务的人包括企业来说，对于软件专利的司法保护，我们确实是应该都给予了足够的这种关注。我们也希望法院在未来的司法审查中能够确定更加明确的规则，对我们搞实务的人有一些引导。