判断商标是否损害其他权利人之在先著作权，应当考量哪些因素？

判断商标是否损害其他权利人之在先著作权，应当考量哪些因素？

来源：知产帝国公众号发布日期：2018-09-03 09:40:58

原创：张颖陈安玥宋文琦知产帝国

杰杰有限公司、国家工商行政管理总局商标评审委员会、金华市百姿化妆品有限公司商标行政管理再审行政纠纷案

阅读提示

TOOFACED 品牌是有名的美妆品牌，算得上原生美国品牌。尽管权利人在美国获得商标授权和著作权授权，且在产品包装、销售合同等宣传推介资料中使用相关图样。但由于其并未将其商标在国内加以注册，某些生产经营者利用这一品牌经营的不足，在国内抢先注册“TOOFACED商标”。此种情形下，权利人主张诉争商标损害其在先著作权的，应当考量哪些因素？

裁判要旨

当事人主张诉争商标损害其在先著作权的，人民法院应当依照著作权法等相关规定，对所主张的客体是否构成作品、当事人是否为著作权人或者其他有权主张著作权的利害关系人以及诉争商标是否构成对著作权的侵害等进行审查。

案情简介

1、金华市百姿化妆品有限公司（简称百资公司）于2006年2月20日申请注册第5165219号“TOOFACED及图”商标（简称被异议商标），指定使用在第3类化妆品、清洁制剂、指甲油、香皂、香水成套化妆用具等商品上。

（被异议商标图样，图片来源于商标局）

2、杰杰有限公司（原名非常面孔化妆品有限公司，简称杰杰公司）是美术作品羡慕标志（ENVYDOTLOGO）的著作权人，该作品首次发表日期为1998年11月9日，该作品于2014年4月18日在美国版权局进行登记，2014年8月28日在中国国家版权局进行登记。羡慕标志商标与TOOFACED商标（简称涉案商标）分别于2005年11月29日、2012年3月27日在美国专利商标局注册，商标权人为非常面孔化妆品有限责任公司。

3、杰杰公司先后针对被异议商标提出注册异议、异议复审申请，其主张均未获支持，被异议商标被商标局予以核准注册。杰杰公司不服，主张百姿公司以不正当手段抢注杰杰公司在先使用并有一定影响商标，向法院起诉。

4、一审法院认为杰杰公司就此并未提交其在先使用及具有影响力的有效证据，驳回杰杰公司的诉讼请求。二审法院驳回上诉，维持一审判决。再审法院判决撤销一审、二审判决以及商标异议复审裁定书，并要求商标评审委员会重新作出裁定。

法院论述

一、被异议商标是否侵害了杰杰公司的在先著作权的问题

根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十九条规定，当事人主张诉争商标损害其在先著作权的，人民法院应当依照著作权法等相关规定，对所主张的客体是否构成作品、当事人是否为著作权人或者其他有权主张著作权的利害关系人以及诉争商标是否构成对著作权的侵害等进行审查。商标标志构成受著作权法保护的作品的，当事人提供的涉及商标标志的设计底稿、原件、取得权利的合同、诉争商标申请日之前的著作权登记证书等，均可以作为证明著作权归属的初步证据。

《中华人民共和国著作权法》第十条第（二）项规定，署名权，即表明作者身份，在作品上署名的权利。第十一条第四款规定，如无相反证明，在作品上署名的公民、法人或者其他组织为作者。上述规定表明，现行法律对于作品作者身份的认定，采用推定方式。一般来讲，在作品上署名的人即为作者。除法人作品或委托作品等特殊情形外，作者在作品完成之时即为著作权人，其有权将其依法享有的权利转让或者许可他人使用。在一些特殊情形下，作者行使署名权的方式并非是在作品上直接署名，而可以采用其他适当方式表明其作者身份。他人对于其作者身份提出异议的，应当依法提供相反的证据。没有相反证据而仅持有异议的，对其异议依法不应采信。

本案中，各方当事人对于羡慕标志作品具有独创性不持异议，重点围绕杰杰公司提交的证据能不能证明其所有的著作权是否在被异议商标申请日以前。杰杰公司向法院提交了两组证据，用以证明其享有在先著作权：

第一组证据包括《美国著作权登记证书》、杰杰公司网站公证书、《橘子郡商业报》采访报道、产品实物包装图等证据。这组证据足以证明含有羡慕标志的涉案商标图形至迟于2005年11月前已形成。

第二组证据包括更正后的第3020605号美国商标注册证及更正后的杰罗德·布兰丁的作品声明。这一组证据将羡慕标志商标的初次使用时间和用于商业使用的时间明确为1998年，杰杰公司主张系基于诚信原则，对于作品创作时间及商标的初次使用时间经过反复核实后，请作者予以确认及向美国专利商标局申请予以更正。对上述两份证据，法院认为，无论是羡慕标志商标的初次使用时间，还是用于商业使用的时间，均是基于商标权人的自身陈述。虽然存在因更正而导致相关时间节点不确定的情形，但在无相反证据推翻及不侵害他人合法权益的情形下，上述两份证据相关时间节点的变更并不会影响对本案被异议商标申请日前在先著作权的认定。

综上，在没有相反证据的情况下，前述证据与杰杰公司在原审期间提交的登记号为VA1-902-220《美国著作权登记证明》、登记证明、作品存档证明、著作权转让证明相结合，能够证明杰罗德·布兰丁为羡慕标志作品的作者，亦可以证明其在创作完成羡慕标志作品后将其依法享有的相关著作权让与杰杰公司进行商业使用的事实，发生在被异议商标2006年2月20日申请注册之前。因此，杰杰公司关于被异议商标的申请注册损害其在先著作权的主张，具有事实和法律依据，法院予以支持。

二、百姿公司是否构成以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标

虽然杰杰公司所提交的关于在先著作权的证据，可以在一定程度上证明其将“羡慕标志”和“TOOFACED”作为商标在先使用的事实。但其提交的证据不足以证明上述商标在被异议商标申请日以前，已经在中国具有一定影响。在此情况下，杰杰公司有关百姿公司具有抢注杰杰公司在先商标恶意的主张，法院不再审查。杰杰公司向法院提交的关于证明百姿公司具有抢注杰杰公司在先商标恶意的证据，法院亦不再予以认证。因此，杰杰公司关于百姿公司系以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标的主张，法院不予支持。二审法院的相关认定正确，本院予以维持。

实务经验总结

1、损害在先著作权的基本判断思路。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十九条明确当事人主张诉争商标损害其在先著作权的，应当依照著作权法等相关规定进行审理，这其中包括对于作品、权属以及侵权的判断。对于前述三个方面的判断是否存在逻辑顺位，司法解释并没有给出明确的规定。在商标授权确权案件中对于是否损害在先著作权的判断思路一般应为：涉案商标标识是否构成作品；提出异议或无效人是否为该作品的著作权人或利害关系人；该作品创作完成时间是否早于被异议/无效商标申请日，商标申请人或注册人是否具有接触该作品的可能性；两商标是否相同或构成实质性近似。在涉及到作品、权属及实质性近似的判断时应切换到《著作权法》语境中，同时，将《商标法》第七条诚实信用原则作为基本原则予以考虑。

2、涉案商标标识是否构成作品的司法判断。商标授权确权案件中，主张在先著作权的“作品”一般亦为商标，由于商标一般呈现为文字简洁、线条简单，短小精悍、标识化等特点使得其整体看起来简单，缺乏美感，在判断这些标识是否能构成著作权法意义上的作品时更为纠结。从司法实践中的案例来看，在商标授权确权案件中主张在先著作权的“作品”一般为图形商标和艺术化了的文字商标，即著作权法意义上的美术作品。另外，关于独创性的判断，若双方当事人均认可，是否可直接认定作品具有独创性？独创性的判断是法律判断并非事实认定，而从诉讼法的角度讲，法院审理范围不得超过当事人的诉讼请求，当事人的自认是否还需进一步司法审查的问题值得进一步探讨。

3、构成对著作权侵害的司法判断。在商标授权确权案件中，对于诉争商标与在先作品之间的比较往往落入商标近似性比对上，而忽略了在先作品的独创性部分与惯常设计、不受著作权法保护的部分的区分，将在先作品作为整体与诉争商标进行比对。这样比对的结果是很多不属于受著作权法保护的内容影响了近似的判断，使得享有在先著作权的作品获得了超出著作权法范畴的保护，也与前述关于独创性判断所掌握的标准相矛盾。因此，在实质性近似比对时，应回归著作权法语境中，就独创性部分进行比较，对独创性不高的作品实质性近似的标准应把握在基本相同的程度为宜。