原创： 恒都律师事务所 恒都法律研究院  

第821期  编号：HDFYSYSS2018821

单位｜恒都商业诉讼法律中心

作者｜信息网络与电子商务专业组  李嫄

编者｜恒都微信运营团队

专利侵权是指未经专利权人许可，以生产经营为目的，实施了依法受保护的有效专利的违法行为。

专利法第11条第1款规定：发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

在日渐普及的智能终端上，可以安装各种各样的APP，每个APP中都可能涉及很多方法专利，如果专利权人拥有其中的方法专利，在发现某APP使用了其方法，专利权人如何维权呢？该告谁呢？

根据专利法第11条第1款规定，对于“方法”而言，实施侵权的行为包括：使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。根据该规定，方法专利的保护范围会“延伸”至“依照该专利方法直接获得的产品”。

在软件方法专利中，“其专利方法”比较明了，一般指方法专利其本身，例如，输入法、信息显示方法、通讯方法、信息交互方法等。在此基础上，“使用其专利方法”的行为也较好分辨，例如，笔者撰写这篇文章，就使用了某种输入法，若存在该“某种输入法”的专利权，则笔者实施了“使用其专利方法”的行为。然而，对于笔者来说，笔者撰写本文，实在是未有“以经营为目的”之嫌，显然，笔者不是该输入法的侵权者。

而对于软件方法专利的“依照该专利方法直接获得的产品”，业界则没有比较一致的观点。例如，对于输入法来说，依照输入法直接获得的产品是什么呢？输入法应用程序？搭载输入法应用程序的终端？运行输入法应用程序得到的结果？承载通过输入法输入的信息的载体？显然，上述的产品/虚拟产品与“依照输入法直接获得的产品”均有些区别。

那么，谁可能成为软件方法专利的侵权者呢？

从智能终端上安装的应用程序的来源看主要有两种：一种是终端自带的；一种是后续安装的，例如，从应用商店下载的。

对于终端自带的应用程序，从最初设计到用户手中大致经过如下的流程：设计研发——样品检测——生产制造——出厂检测——进口（可能不存在进口行为）——许诺销售、销售。

对于后续安装的应用程序，从最初设计到用户安装大致经过如下的流程：设计研发——测试——发布——下载安装。

上面哪个环节的行为执行主体可能会对方法专利侵权呢？笔者结合下述案例对此进行分析：

（2015）民申字第2720号民事裁定书中关于被申请人中兴公司是否实施侵权行为的部分，有如下认定：本案需重点考量中兴公司是否必然应用华为公司的组网方式而实际使用涉案专利方法。一、关于中兴公司在被诉侵权产品的研发或出厂检测过程中是否必然使用到涉案专利方法。中兴公司未在用户手册中对华为公司的组网方式予以揭示，而该组网方式本身亦具有一定特殊性的情况下，虽然被诉侵权产品在华为公司的组网方式下可重现涉案专利方法，但并不能推定中兴公司在产品的研发和出厂检测过程中必然会搭建该网络应用环境，并实际使用到涉案专利方法。二、用户在购买被诉侵权产品后是否必然会使用涉案专利方法。

（2017）闽民终501号民事判决书关于侵权主体的认定中：如前分析，被诉侵权产品中有获取模块、处理模块等相应的模块，惠州三星公司、天津三星公司制造设置有相应模块的移动终端的行为，属于制造侵权产品的行为。……用户通过开机初始设置、滑动、长按等操作可以实现上述效果，则惠州三星公司、天津三星公司预先已将涉案专利所采用的技术方案以相应的软件命令的形式固化在模块中，使得移动终端可以获取组件处于待处理状态的指示消息，根据所述指示消息对容器中显示在屏幕上显示区域进行缩小处理，以使所述屏幕在所述显示区域缩小后空余出的区域显示所述容器的隐藏区域，可以将组件移动到隐藏区域。这种行为属于使用专利方法的行为。

从现有的案例可知，上述案例对使用、销售、许诺销售等行为的解释未局限在字面含义上，上述案例对上述行为做了较为宽泛的理解，诸如，搭建网络环境、将技术方案以软件命令的形式固化在模块中、进行功能测试等的行为被认为属于“使用其专利方法”的行为；诸如，将提供应用程序免费下载的行为认定为“销售行为”，在该认定中，将可以实现方法专利的应用程序认为属于“依照专利方法直接获得的产品”。

综上，对于软件方法专利，进行侵权行为判定时，可不拘泥于行为人实施行为的字面含义，应对其做合理理解。对于“使用专利方法”，可不局限于消费者使用专利方法，设计研发、测试阶段重现专利方法，也可以认定为使用其专利方法；对于“依照专利方法直接获得的产品”可包括：方法专利的应用程序安装包、直接搭载方法专利的终端（这里的“直接”指出厂时携带应用程序的情形）、承载方法专利的物理介质等。从而，在应用程序从设计到流转到用户手中的过程中，可能有如下的主体发生侵权行为：设计研发方，测试方，将应用程序固化到虚拟或物理介质的制造商，搭载应用程序的终端的制造商，提供应用程序流转平台的提供者，进口、销售、许诺销售应用程序的物理或虚拟介质（如终端、如安装包）的进口者、销售者等。

参考文献：

《专利法》

《探讨软件类方法专利的法律保护》，知识产权报，孔繁文

（2015）民申字第2720号民事裁定书

（2017）闽民终501号民事判决书